2020-09-10 著作權copyright©️所有 金銳國際專利商標聯合事務所
本文從FILA商標侵權案以及MOTR商標侵權案出發，淺談法院在判定侵權數額的三倍懲罰性賠償金時是如何考量「惡意」的，並以此明示中國知識產權保護的力度的增強。
案例一: FILA
1.案情簡介
2. 涉案商標權利狀態
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商標申請人 |
FULL PROSPECT(IP)PTE.LTD. |
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商標 |
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申請號 |
163332 |
163333 |
881462 |
G691003A |
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類別 |
IC25 |
IC25 |
IC25 |
IC25 |
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狀態 |
有效 |
有效 |
有效 |
有效 |
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商標申請人 |
劉俊 |
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商標 |
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申請號 |
7682295 |
7682308 |
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類別 |
IC25 |
IC25 |
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狀態 |
無效 |
無效 |
3. 北京西城法院對惡意商標侵權行為的分析
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原告 |
被告 |
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商標申請人 |
FULL PROSPECT(IP)PTE.LTD. |
劉俊 |
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使用人 |
FULL PROSPECT(IP)PTE.LTD. |
劉俊 浙江中遠鞋業有限公司 浙江中遠商務有限公司 |
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商標 |
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申請號 |
163333 |
G691003A |
7682295 |
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類別 |
IC25 |
IC25 |
IC25 |
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申請日期 |
1980年07月10日 | 1998年04月06日（註冊公告期） |
2009年09月08日 |
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商標近似的分析 |
1. 被告商標在構成要素、字形和讀音上與原告的商標構成相似。在構成要素上，原告商標由四個大寫字母」F、I、L、A「構成，而被告商標也是由四個大寫字母構成，除去首字母「G」，其中三個字母」F、L、A」與原告相同；在字形上，原告商標中的字母經過藝術設計具有獨特的顯著性，而被告商標中含有的「F、L」與原告商標所含的字母的字形一致，並且，被告商標的「字母‘G’的一橫與其他部分分離的表現形式亦與原告商標中的「F」高度相似；最後，由於兩個商標都是臆造詞，則本身無含義，無法比較。根據以上分析得出，被告商標與原告商標構成相似。  
2. 被告商標容易導致相關消費者混淆被告與原告的商品。「因被訴商品與原告主張的權利商標核定使用的商品構成同一種商品,而被訴商品中所使用的標識與原告主張的權利商標構成近似,且原告註冊商標具有較強顯著性和較高知名度，故相關公眾會誤認為被訴商品系由原告提供,被訴行為存在混淆可能性。」[1]
綜上，被告使用的商標與原告商標構成近似。 |
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商標侵權主觀惡意的分析 |
法院從以下三點確認被告的侵權行為存在惡意： 1. 從原告商標知名度和被告為同類商品經營者的觀點出發，推論被告應當知曉原告的商標。 2. 從商標申請駁回程序上確認，被告明知原告商標的存在。因為被告的以上商標在申請過程中已經以被告商標與原告的商標
由以上兩點可知，被告已經充分知曉原告在先註冊的「FILA」系列商標。 3. 三被告在明知原告品牌或其在先的系列商標的情形下，依然生產、銷售使用
綜上，「中遠鞋業公司、中遠商務公司和劉俊知道其使用涉案被訴標誌可能會給消費者造成嚴重誤導，導致商品來源混淆誤認的情況下，仍然繼續生產和銷售侵權商品，其主觀惡意明顯，侵權情節嚴重，應按照中遠鞋業公司因侵權獲利的三倍確定賠償數額。」 [2] 即確定侵權獲利的數額263.8322萬元的三倍791萬元作為賠償數額。 |
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案例二:MOTR
1. 案情簡介
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商標申請人 |
BALANCED BODY. INC. 平衡身體公司 |
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商标 |
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申 請 號 |
17758270 17787572 17758124 |
11669466 11669468 11669400 |
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類 別 |
IC9、28、41 |
IC9、16、35 |
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狀態 |
註冊 |
註冊 |
3. 上海浦東新區法院對惡意商標侵權行為的分析
浦東新區法院從以下幾個方面分析永康公司惡意侵犯商標的行為[3]：
（1） 在侵權客觀行為方面推論其主觀故意。在認定平衡公司具有的知名度的基礎上，推論出永康公司在相同的商品上使用了與平衡公司一模一樣的商標，具有明顯的攀附平衡公司商譽故意侵犯平衡公司商標的意圖。
（2） 從和解協議的簽署確認永康公司的主觀惡意情節嚴重。永康公司早於2011年由於其將侵犯平衡公司的產品出口至西班牙，而與平衡公司簽署和解協議並承諾不再侵犯平衡公司的支持產權，但是永康公司並沒有尊重雙方的協議，違背誠實信用的基本原則，並無視對方的知識產權，主觀故意及其惡劣。
（3）從永康公司的銷售、推廣渠道和方式多樣，以及涉及的範圍廣，從而認定其侵權行為對平衡公司造成的嚴重影響。
（4）從永康公司提供的產品存在的質量問題導致平衡公司商譽受損的角度認定，其侵權行為對平衡公司的商譽造成了嚴重的負面後果。
綜上，浦東新區法院從永康公司的侵權惡意和侵權損害性的角度出發，判令了永康公司應承擔以非法獲利數額的三倍作為賠償金的侵權損害賠償。
案件評析
以上兩個典型案例是自《商標法》2013年新增加的商標侵權懲罰性賠償條款以來，法院判令侵權方以賠償數額的三倍承擔賠償金的範例。從以上兩個案例中法院對「惡意」的分析得出，如何確定侵權方的惡意進而判賠最高的懲罰金，以下三點尤為重要：
（1）侵權人的客觀侵權行為的存在。侵權人的「明知「甚至」惡意「能否被法律責難的唯一前提是，客觀的商標侵權行為的存在。
（2）權利人存在一定知名度。在同一領域或行業內，權利人的知名程度成為侵權人是否知曉其商標存在的重要推斷依據。
（3）雙方協議或者官方的書面證據能夠有效證明侵權人的「惡意」。例如，侵權人與權利人曾經簽訂過「侵權和解協議」，侵權人的商標申請已經被商標局以權利人的商標作為引證商標而駁回等。
在確定侵權人的「惡意「後，法院就會判以懲罰範圍的最高限度判賠嗎？非也，此時，還需要結合侵權人侵權行為對權利人的損害性進行綜合考慮，損害越大，則懲罰力度越大。
隨著知識經濟的發展，知識產權保護的重要性也愈發提高。2019年修訂的《商標法》將商標懲罰性賠償範圍增至5倍，並針對難以確定侵權數額的情形的最高賠償數額提高至500萬元。
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《商標法》（2013）第六十三條 |
《商標法》（2019）第六十三條 |
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第六十三條侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數合理確定。對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。
人民法院為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。
權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、註冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予三百萬元以下的賠償。 |
侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數合理確定。對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。
人民法院為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。
權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、註冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五百萬元以下的賠償。…… |
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《民法典》（2021.1.1實施）第一千一百八十五條 |
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侵害知識產權的懲罰性賠償 故意侵害他人知識產權，情節嚴重的，被侵權人有權請求相應的懲罰性賠償。 |
不僅如此，將於2021年1月1日實施的《民法典》第一千一百八十五條也規定了「知識產權」的懲罰性賠償，從此將懲罰性賠償的範圍擴大至所有知識產權領域。
因此，謹慎對待知識產權，防止落入知識產權侵權糾紛中，將是每一個經營主體都需要高度重視的問題。
腳注：
[1](2017)京0102民初2431號
[2]同上。
[3](2018)滬0115民初53351號
本文由大成(深圳)律师事务所授權轉載
