隨著商業快速擴張,一間店面已不能滿足消費者的需求與店家拓展市場的腳步,那最快速的方法就是授權加盟,但在此過程中需注意:

 

1、商標是屬地主義的無形財產,需向各國商標主管機關申請註冊,通過後才可取得。

 

2、商標具有獨佔性,其他人要使用須經商標權人許可,無論是專屬授權或非專屬授權,都應向商標專責機關辦理授權登記一旦原商標權被移轉,受讓人切記要申請移轉註冊登記,以確保權益。商標移轉時,原有授權登記對受讓人是繼續存在的。

 

3、口頭約定授權一樣有效,但一定要白紙黑字簽定契約,否則一旦發生權益衝突時將無法提供具有法律效應的證據。

 

4、當遭遇商標侵權時,智財局不會幫你提告,需商標權人自行或請專業商標事務所監控並在有效時效內提起訴訟。
 

 

智慧財產法院108年度民商上字第8號民事判決「榮榮園」商標侵權事件中(被告)興凱生化股份有限公司、施OO應賠付(原告)邑饌餐飲公司新臺幣726,000(侵權產品平均零售單價乘以1500)

 

此案除原被告雙方外另有訴外人黃OO、李OO夫婦。

 

簡單來說就是,

當時訴外人於1965年創立了榮榮園餐廳但並未註冊商標,是並未並未並未註冊商標!

這很重要,說三次!

並於2008年間約定允許(被告)O義、興凱公司將未註冊之「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之名稱及圖案使用於調理包產品。

2013年,訴外創立人將「榮榮園」餐廳經營權讓與(原告)邑饌公司,並以原告為商標權人取得係爭商標於第43類的商標權,權利期間自2016 21日至2026 131日止。

 

(被告)OO則於201512月向智財局提交「園榮榮」於第29類、第30類、第43類的商標申請,其中第43類核駁不准註冊,第2930類准許註冊。

 

看到這裡的看官,心裡是不是在吐槽「哇,這簡直是赤裸裸的惡意註冊呀!」

 

當原告發現有人侵權時,他是怎麼保護自己的權益呢

 

1、於2017126日就上開第29類、第30類「園榮榮」商標提出商標評定,智慧局於同年4月撤銷上開第29類、第30類園榮榮商標。

 

2、向被告發出請求停止侵權函,並請求賠償。

 

此案中幾大爭點:
 

一、訴外人有無授權被告使用「榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」名稱及圖案?若有該授權關係何時終止?

經查,訴外人於2008年間約定授權被告將未註冊之「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之名稱及圖案使用於調理包產品。但訴外人於20134月將餐廳經營權讓與原告邑饌公司,並以原告為商標權人取得系爭商標於第43類的商標權,被告縱使先前獲得訴外人授權,但「榮榮園」餐廳之經營權已易主,且原告已取得系爭商標權,與先前尚未註冊LOGO非屬同一權利標的,故被告並沒有可繼續使用系爭商標的合法權限。

 

簡單來說就是訴外人本來就沒有正式擁有商標權,與被口也只是口頭約定授權,後來餐廳經營權和商標權都是原告的了,所以訴外人你沒權管。

 

二、被告使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案,有無構成商標法第36條第1項第3款之善意先使用?

商標法第36條第1 項第3款之善意先使用之不受他人商標權之效力所拘束:

在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

 

商標最主要的功能在表彰自己的商品或服務來源,如需主張善意先使用則須於交易過程中,以「行銷自己之商品或服務」為目的。

經查,被告的調理包產品上均印有「浙寧榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」字樣,及「榮榮園」餐廳位於安和路或信義路之地址及位置圖,並有黃○○或李○○之照片,被告載明自己為總代。

以上行為說明,被告並非將係爭商標用於表彰行銷自己的商品或服務,

故不適用於商標法和36條第1項第3款之善意先使用。

 

也就是說,你賣了半天的產品表彰的都是別人家的品牌,你只是代理代理代理商。

 

三、被告使用「榮榮園」、「RONG RONGYUAN RESTAURANT 」名稱及圖案,有無故意或過失?

依商標法第68條第2款、第3款規定-未經商標權人同意,於類似之商品或服務,使用相同於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者;於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者,為侵害商標權。

 

依上所述,被告的調理包產品包裝上主要識別源為「榮榮園」且載明自己為總代。

 

被告未經商標權人同意,於類似的商品或服務使用同一或近似之商標,足以使相關消費者誤認混淆。

 

其次,被告被授權使用「榮榮園」時尚未被註冊商標,但其於201512月卻以相同中文僅排列順序不同的「園榮榮」申請註冊商標於相同或類似服務,足見已有仿襲意圖。

綜上,被告主觀上具有故意或過失~

 

四、原告主張損害賠償權是否已過時效?若無,其得請求的損害賠償金額是多少?

商標法第69條第3項、第4項規定:「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者,得請求損害賠償。前項之損害賠償請求權,自請求權人知有損害及賠償義務人時起,二年間不行使而消滅;自有侵權行為時起,逾十年者亦同」

 

此案,被告的侵權行為是將系爭產品不斷生產、鋪貨於門市販售,屬於連續性侵權行為。原告於2017911日向被告(2017916日接獲)發出請求停止侵權函,故原告請求損害賠償時效應自2017916日起算起兩年內,原告於201895日提起本件,並未逾時。

 

商標法第71條第1項第3款規定:就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時,以其總價定賠償金額。

 

系爭產品平均零售單價為484元,原告請求以系爭產品平均零售單價乘以1500倍之金額計算損害賠償,經智財局判定並無過高,故依此計算被告需賠償72.6萬。

 

文中案件來源:司法院 裁判書查詢 https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx