商標法第 39

一、商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。

二、前項授權,非經商標專責機關登記者,不得對抗第三人。

三、授權登記後,商標權移轉者,其授權契約對受讓人仍繼續存在。

四、非專屬授權登記後,商標權人再為專屬授權登記者,在先之非專屬授權登記不受影響。

五、專屬被授權人在被授權範圍內,排除商標權人及第三人使用註冊商標。

六、商標權受侵害時,於專屬授權範圍內,專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者,從其約定。


1.「專屬授權」係指商標授權被授權人使用後,於被授權範圍內,由專屬被授權人取得完整的專用排他權,排除商標權人及第三人使用註冊商標,於商標權受侵害時,專屬被授權人得以自己名義行使權利。(商標法第39條第5項、第6)

 

被授權人之權利:

(1)完整商標專用權。

(2)排除商標權人及第三人使用註冊商標。

(3)商標權受侵害時,被授權人得以自己名義行使權利。

 

2.「非專屬授權」係指商標授權被授權人使用後,於被授權範圍內,商標權人得繼續使用該商標,並得再授權其他人使用商標,而被授權人僅取得授權範圍之商標使用權。

 

被授權人之權利:

(1)僅取得授權範圍之商標使用權。

(2)未排除商標權人及第三人使用註冊商標。

(3)商標權受侵害時,被授權人不得以自己名義行使權利。

 

3.「獨家授權」屬於非專屬授權之一種,係指商標僅授權一個被授權人使用,且於授權期間中不排除商標權人的使用,僅商標權人不得再授權第三人使用。

 

被授權人之權利:

(1)僅取得授權範圍之商標使用權。

(2)未排除商標權人使用註冊商標。

(3)排除第三人使用註冊商標。

(4)商標權受侵害時,被授權人不得以自己名義行使權利。

 

(參照 智慧財產法院105年度民暫抗字第7 號民事裁定、臺灣臺中地方法院 106 年智附民字第 27 號刑事判決、臺灣臺中地方法院 107 年智重附民字第 2 號刑事判決)


特別提醒:
商標權人將商標權「專屬授權」予另一人後,被授權人即取得商標完整的專用排他權,可排除商標權人及第三人使用註冊商標。此時,若商標權人仍想使用該商標時,可請被授權人另以「非專屬授權」之方式,授權予商標權人使用該商標,使雙方均得使用該商標。

 

 

下面我們來看一個與授權有關的商標侵害案

(參照臺中地方法院 108 年度智訴字第 3 號刑事判決)

 

由上圖表可以看出A先授權給B,且在合約期內另授權給C,而B在合約到期後未經商標權人A同意擅自使用商標,後經C告發~

 

※​遇到此類授權多人的情況時,商標被授權人C可否作為刑事告訴人?

 

依商標法第39條第6項規定,只有專屬被授權人在商標受侵害時才得以自己名義行使權利。

 

經查,本案商標權人A只是將商標「獨家授權」給C,而非專屬授權,故C既非本案商標之商標權人,亦非該註冊商標專屬授權之被授權人,自不得以自己名義提起告訴,且C未因A行為而直接受有損害,故C在訴訟上之身分應為告發人,而非告訴人。

 

最后,無論是專屬授權或非專屬授權,都應向商標專責機關辦理授權登記。否則,一旦商標權人將授權商標讓與他人後,被授權人將不受原先授權契約之約束,對於已開始行銷該商標的被授權人將造成重大損失。

 

商標為無形財產,無法依動產物權交付,故依《商標法》採「登記對抗主義」。商標授權經授權登記後,商標專責機關就會將相關資料登載於商標註冊簿或商標公報,經此公示,第三人就能清楚知道該註冊商標的權利負擔,並受該登記事項所拘束。同時,授權登記商標權人或被授權人均可向智財局提出辦理「授權登記」申請,如由被授權人提出申請,則須檢附經雙方簽名或蓋章的授權契約或其他能夠證明授權的文件。